EL COLOR COMO MARCA Y SU DEFENSA A TRAVÉS DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA DESLEAL

Nuestro investigador Blas González nos remite esta semana una interesantísima sentencia (STS, Sala primera, de 11 de marzo de 2014) sobre un asunto del que ya nos hicimos eco en este blog (en la entrada que referenciamos, puedes encontrar el enlace a la STMC de 9 de enero de 2012, de la que este asunto trae causa). 

De esta nueva resolución, que desestima por tercera vez las pretensiones de la parte actora, destacamos el motivo primero de casación sobre la compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal (ver FD 19 y ss.). Como se indica en la sentencia, "la jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa". A lo que se añade: "El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando "existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva")".

También nos parece del máximo interés el párrafo final de la sentencia : "Pero estos hechos, tal y como son denunciados, carecen por sí solos de la relevancia que se pretende. No siempre, alguien que pretende dotar de distintividad a un determinado color que usa en su publicidad y en la presentación de su producto, está legitimado para impedir que un competidor lo utilice, bajo la justificación de que este empleo le impide alcanzar en el mercado la distintividad sobrevenida que busca. Pues ello sería atribuir al demandante un derecho de exclusiva antes de que lo hubiera merecido, por el registro del signo o por haber logrado su notoriedad con el uso, aunque no esté registrado. Cuestión distinta, que no podemos analizar porque no fue específicamente planteada en la demanda, es que hubiera podido existir lo que la doctrina entiende como "imitación publicitaria" constitutiva de acto de obstaculización".

En la doctrina, recordamos la "teoría de los círculos concéntricos", del profesor Alberto Bercovitz: "Puede decirse que la protección de los derechos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio repesenta la protección contra la competencia desleal. Ello significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus marcas. Y tiene, además, un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el de la competencia desleal, porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor" (Apuntes de Derecho Mercantil, Thomson-Aranzadi, 13ª ed., 2012, pág. 376).