MARCAS & COMPETENCIA DESLEAL: EL ASUNTO "FUNCIONA"

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en una nueva contienda librada en el sector alimentario. Es la STS, Sala 1ª, de 19 de junio de 2013. Se valoran dos cuestiones: la infracción de los derechos de marca de PASCUAL y la realización de comportamientos desleales, en concreto actos que se califican como contrarios a la buena fe ( art. 5 LCD ) y actos de imitación con aprovechamientodel esfuerzo y la reputación ajenos ( art. 11.2 LCD ). Como se indica en el FD 3º, "la sentencia de primera instancia desestimó las acciones marcarias, al no apreciar que existiera una infracción de las marcas de las demandantes, después de examinar la posible infracción exclusivamente desde la perspectiva de la prohibición de identidad [ art. 34.2.a) LM ] y del riesgo de confusión [ art. 34.2.b)LM ], y sin tener en consideración la posible notoriedad de las tres marcas mixtas "Pascual Funciona". A continuación, al analizar las acciones de competencia desleal, rechazó que los hechos denunciados pudieran constituir actos de imitación tipificados en el art. 11 LCD , y, sin embargo, sí apreció que fueran actos contrarios a las exigencias de la buena fe, incardinables, a su juicio, en el art. 5 LCD".

Destacamos un párrafo del FD 6º: "Aunque la demanda no es muy clara y debiera haberlo sido, cabe entender que, además de la conducta de imitación desleal del envase que incardina en el art. 11.2 LCD , también denuncia un comportamiento que podría constituir una conducta distinta susceptible de enjuiciamiento al amparo del art. 5 LCD (actual art.4.1 LCD ): la utilización por la demandada del término "Funciona" (debajo de su marca "Don Simón") para identificar el producto consistente en una bebida compuesta por leche y zumo de frutas, que es la misma denominación empleada por Leche Pascual durante varios años para identificar su producto (tal y como aparece en las marcas que tiene registradas, junto con el signo "Leche Pascual"), respecto del que tiene el 40% de cuota de mercado, aprovechándose así de la importante inversión publicitaria realizada por la demandante y de la reputación alcanzada por ésta". Y recomendamos la lectura del FD 9º, del que extraemos que el origen de este litigio está en "la campaña de publicidad y marketing desarrollada por Leche Pascual para dar a conocer el cambio de denominación de "bio frutas" a "funciona" en su producto (bebida de leche y zumo de frutas)" que fue aprovechada por D. Simón para modificar sus envases. 

Recordamos que el uso del término "bio" en productos que no respondieran a estas características quedó prohibido por la UE, lo que obligó a determinados operadores a cambiar sus estrategias de comercialización en virtud de lo establecido posteriormente en el RD 1614/2005. 

Los alumnos del Grado de Marketing tienen en este caso un interesante ejemplo de "aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno: parasitación de las inversiones hechas por un tercero en el lanzamiento o la consolidación de un producto o servicio en el mercado", tal como lo ha resumido el CENDOJ. Puedes ver en este enlace la nota de prensa del CGPJ.

Cabe recordar además que ha sido aprobada una nueva norma en relación con el etiquetado y publicidad de productos alimenticios. Es el Real Decreto 781/2013, de 11 de octubre, por el que se establecen normas relativas a la elaboración, composición, etiquetado, presentación y publicidad de los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana. Sobre la publicidad comparativa de los zumos, recomendamos la lectura de este trabajo de Raúl Bercovitz: "Supuestos de publicidad comparativa y publicidad excluyente en una guerra publicitaria: zumos Don Simón vs. Zumos Pascual (Resoluciones del Jurado de Autocontrol)", en Revista de derecho de la competencia y la distribución, nº 2, 2008, págs. 161-189.